引言
一、 出資主體
（一） 考慮因素
（二） 解決方案
（三） 相關(guān)案例
二、 出資比例
三、 許可方式
（一） 考慮因素
（二） 解決方案
（三） 相關(guān)案例
四、 出資程序
（一） 內(nèi)部決策
（二） 盡職調(diào)查
（三） 資產(chǎn)評(píng)估
（四） 合同設(shè)計(jì)
（五） 法律談判
（六） 合同簽署
（七） 合同備案
五、 出資責(zé)任
（一） 出資違約
（二） 出資不實(shí)
六、 稅務(wù)安排
（一） 營業(yè)稅
（二） 增值稅
（三） 印花稅
（四） 所得稅
七、 股權(quán)退出
（一） 股權(quán)退出的方式安排
（二） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)專利權(quán)轉(zhuǎn)移的影響
（三） 專利權(quán)轉(zhuǎn)移對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的影響
結(jié)語
引言
在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的大時(shí)代背景下，為促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，技術(shù)入股已成為國家和地方基于股權(quán)激勵(lì)目的倡導(dǎo)的一項(xiàng)制度安排。
與此同時(shí)，伴隨著稅收優(yōu)惠措施等政策的出臺(tái)，科技型企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)、技術(shù)人才、社會(huì)資本等各方市場主體亦給予技術(shù)入股高度關(guān)切。
在技術(shù)入股議題中，擬作為出資財(cái)產(chǎn)的技術(shù)，各方最為關(guān)切的，莫過于專利權(quán)。《專利法》第四次修改后，更是單列一章（送審稿第八章）“專利的實(shí)施和運(yùn)用”以鼓勵(lì)和規(guī)范專利運(yùn)營活動(dòng)。《公司法》第三次修改后，專利權(quán)出資在理論和實(shí)踐上已無障礙，但與專利權(quán)出資不同，專利使用權(quán)出資在理論上一直存有爭議，各地在實(shí)踐中的做法亦不相同。
在現(xiàn)有和將來的實(shí)務(wù)中，在公司設(shè)立、公司增資的過程中亦可能涉及專利使用權(quán)出資的問題，在PE、M&A和IPO等投資、并購、上市交易的專利盡職調(diào)查中，因?yàn)樯婕暗沫h(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)較多，專利使用權(quán)出資的合法性判斷及風(fēng)險(xiǎn)甄別等系核查中容易忽略或不夠深入的難點(diǎn)問題。在這樣的背景下，討論專利使用權(quán)出資的問題，既具有理論價(jià)值，亦具有實(shí)踐意義。
本文基于《公司法》、《專利法》、《合同法》等單行法和稅法等部門法，輔以相關(guān)裁判案例，從學(xué)理、立法及司法三個(gè)維度予以考察，分析學(xué)理上的回應(yīng)，考察立法上的變遷，梳理司法實(shí)踐中的相關(guān)觀點(diǎn)，并結(jié)合上海、深圳和湖南等地的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，遵循能否出資、如何出資、風(fēng)險(xiǎn)防范、交易成本、如何退出的分析框架，以專利使用權(quán)出資是否必然違反資本維持原則、以何種方式安排專利使用權(quán)出資、如何設(shè)計(jì)和安排專利許可合同條款等問題為分析對(duì)象，從出資主體、出資比例、許可方式、出資程序、出資責(zé)任、稅務(wù)安排、股權(quán)退出等七個(gè)方面闡述專利使用權(quán)出資的理論和實(shí)踐，并提出相應(yīng)的實(shí)務(wù)操作建議。
一、出資主體
（一）考慮因素
1、是否享有許可專利的權(quán)利
鑒于系以專利使用權(quán)出資，投資人享有對(duì)專利使用權(quán)予以轉(zhuǎn)讓的權(quán)利（以下簡稱“許可專利的權(quán)利”）系應(yīng)有之義。《專利法》第十二條規(guī)定，“任何單位或者個(gè)人實(shí)施他人專利的，應(yīng)當(dāng)與專利權(quán)人訂立實(shí)施許可合同，向?qū)＠麢?quán)人支付專利使用費(fèi)。被許可人無權(quán)允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個(gè)人實(shí)施該專利。”
另，在學(xué)理研究上，一般認(rèn)為，《專利法》第十二條關(guān)于被許可人無權(quán)允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個(gè)人實(shí)施該專利的規(guī)定并非禁止性規(guī)定，即：經(jīng)專利權(quán)人許可，被許可人可許可第三人實(shí)施專利；專利權(quán)人給予被許可人的在先許可，系基本許可；被許可人給予第三人的在后許可，系分許可。在專利權(quán)人給予被許可人分許可權(quán)的情形下，被許可人享有實(shí)施專利和許可專利的權(quán)利。在這個(gè)意義上，基于專利權(quán)人的基本許可，被許可人享有專利使用權(quán)；在專利權(quán)人給予被許可人分許可權(quán)的情形下，被許可人亦享有許可專利的權(quán)利。
2、許可專利的權(quán)利是否穩(wěn)定
鑒于系以專利使用權(quán)出資，投資人享有的許可專利的權(quán)利應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定系應(yīng)有之義。因許可專利的權(quán)利系專利權(quán)的固有權(quán)能，只要專利處于有效狀態(tài)，專利權(quán)人便當(dāng)然的享有穩(wěn)定的許可專利的權(quán)利。但與專利權(quán)人不同，在專利權(quán)人給予被許可人分許可權(quán)的情形下，被許可人許可專利的權(quán)利來源于專利權(quán)人的許可，專利權(quán)人基于基本許可給予被許可人兩項(xiàng)許可：實(shí)施專利的許可和（分）許可專利的許可；只有兩個(gè)條件同時(shí)具備，被許可人才可能以其專利使用權(quán)出資；
若專利權(quán)人與被許可人就基本許可發(fā)生爭議導(dǎo)致其中任何一項(xiàng)許可出現(xiàn)瑕疵，如：專利權(quán)人向被許可人收回實(shí)施專利的許可的，被許可人用以出資的專利使用權(quán)即喪失權(quán)利基礎(chǔ)；專利權(quán)人向被許可人收回（分）許可專利的許可的，被許可人雖享有專利使用權(quán)但其給予目標(biāo)公司的分許可亦喪失事實(shí)基礎(chǔ)和法律依據(jù)。
事實(shí)上，因關(guān)于基本許可的爭議是否發(fā)生系處于專利權(quán)人和/或被許可人人為因素的主觀控制而導(dǎo)致被許可人享有的許可專利的權(quán)利并不穩(wěn)定，該種不穩(wěn)定與因可能被宣告無效而導(dǎo)致的專利權(quán)不穩(wěn)定的情形具有本質(zhì)區(qū)別，專利權(quán)被宣告無效更多的是基于客體不符合《專利法》規(guī)定的授權(quán)條件，系由客觀因素而致。
在這個(gè)意義上，即使專利權(quán)人給予被許可人分許可權(quán)，鑒于分許可涉及專利權(quán)人、被許可人及目標(biāo)公司共三方交易主體，鑒于專利權(quán)人和被許可人就基本許可發(fā)生爭議的可能性考量，被許可人享有的許可專利的權(quán)利并不穩(wěn)定，為確保交易安全并保障目標(biāo)公司及其債權(quán)人的利益，在現(xiàn)行的法律環(huán)境下，建議對(duì)被許可人以其專利使用權(quán)出資予以限制。
（二）解決方案
基于前述分析，應(yīng)由專利權(quán)人以其專利使用權(quán)予以出資，不論專利權(quán)人是否給予被許可人分許可的權(quán)利，被許可人均無權(quán)以其專利使用權(quán)予以出資。即：出資主體限于專利權(quán)人，專利權(quán)人以其專利使用權(quán)予以出資。
（三）相關(guān)案例
1、湖南：限于專利權(quán)人以其專利使用權(quán)出資
2014年12月9日，湖南省科學(xué)技術(shù)廳、湖南省工商行政管理局和湖南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持以專利使用權(quán)出資登記注冊(cè)公司的若干規(guī)定(試行)》（以下簡稱“《規(guī)定》”）。《規(guī)定》第二條規(guī)定，“在登記注冊(cè)公司時(shí)允許專利權(quán)人用專利使用權(quán)作價(jià)出資，入股比例不受限制，促進(jìn)財(cái)產(chǎn)性權(quán)利轉(zhuǎn)化為資本。”基于該規(guī)定，湖南明確專利使用權(quán)的出資主體限于專利權(quán)人。
2、上海：限于專利權(quán)人以其專利使用權(quán)出資
2011年2月16日，上海市工商行政管理局發(fā)布《市工商局關(guān)于積極支持企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展的若干意見》（以下簡稱“《意見》”）。《意見》第二條規(guī)定，“鼓勵(lì)公司股權(quán)出資、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，盤活公司資產(chǎn)，促進(jìn)公司財(cái)產(chǎn)性權(quán)利轉(zhuǎn)化為資本。擴(kuò)大知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資范圍，開展專利使用權(quán)、域名權(quán)等新類型知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資試點(diǎn)工作。允許企業(yè)適當(dāng)延長出資期限。允許公司增加注冊(cè)資本時(shí)，貨幣出資比例以全部注冊(cè)資本額為基準(zhǔn)計(jì)算。”《意見》第二條雖未明確規(guī)定以專利使用權(quán)出資的主體限于專利權(quán)人，但據(jù)筆者了解，在工商登記實(shí)踐中，工商行政管理部門目前僅接受專利權(quán)人以其專利使用權(quán)出資。
二、出資比例
第四次修改后的《公司法》第二十七條刪除了“全體股東的貨幣出資金額不得低于有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的百分之三十”的規(guī)定，取消了非貨幣財(cái)產(chǎn)出資比例以百分之七十(70%)為上限的規(guī)定。換言之，非貨幣財(cái)產(chǎn)出資比例可超過百分之七十(70%)；從理論上而言，甚至可以達(dá)到百分之一百(100%)。雖然實(shí)踐中，投資人不可能全以非貨幣財(cái)產(chǎn)予以出資，在“雙創(chuàng)”的政策背景下，該規(guī)定對(duì)于提高投資人以專利使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)予以出資的積極性具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
三、許可方式
（一）考慮因素
《公司法》第二十八條第一款規(guī)定，“股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。”基于該規(guī)定，專利權(quán)人需向目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓擬用于出資的專利使用權(quán)。
根據(jù)《專利法》第十二條的規(guī)定，專利許可的本質(zhì)系專利權(quán)人向被許可人讓渡專利使用權(quán)，被許可人向?qū)＠麢?quán)人支付專利許可使用費(fèi)。在這個(gè)意義上，專利權(quán)人系向被許可人轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)。
另，《合同法》第三百四十二條第一款規(guī)定，“技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓、專利實(shí)施許可合同。”《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《技術(shù)合同司法解釋》”）第二十二條第一款規(guī)定，“合同法第三百四十二條規(guī)定的‘技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同’，是指合法擁有技術(shù)的權(quán)利人，包括其他有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓技術(shù)的人，將現(xiàn)有特定的專利、專利申請(qǐng)、技術(shù)秘密的相關(guān)權(quán)利讓與他人，或者許可他人實(shí)施、使用所訂立的合同。但就尚待研究開發(fā)的技術(shù)成果或者不涉及專利、專利申請(qǐng)或者技術(shù)秘密的知識(shí)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和信息所訂立的合同除外。”基于《合同法》的角度，專利許可的本質(zhì)亦系專利權(quán)人向被許可人轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)。
《技術(shù)合同司法解釋》第二十五條第一款規(guī)定，“專利實(shí)施許可包括以下方式：
（一）獨(dú)占實(shí)施許可，是指讓與人在約定許可實(shí)施專利的范圍內(nèi)，將該專利僅許可一個(gè)受讓人實(shí)施，讓與人依約定不得實(shí)施該專利；
（二）排他實(shí)施許可，是指讓與人在約定許可實(shí)施專利的范圍內(nèi)，將該專利僅許可一個(gè)受讓人實(shí)施，但讓與人依約定可以自行實(shí)施該專利；
（三）普通實(shí)施許可，是指讓與人在約定許可實(shí)施專利的范圍內(nèi)許可他人實(shí)施該專利，并且可以自行實(shí)施該專利。”
基于該規(guī)定，專利許可包括獨(dú)占許可、排他許可和普通許可三種方式。關(guān)于專利權(quán)人應(yīng)以何種方式安排專利許可，以向目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)，筆者認(rèn)為，主要考慮如下同業(yè)競爭、競業(yè)限制和競業(yè)禁止等幾個(gè)因素。
（二）解決方案
基于股東的角度，若以排他許可的方式予以安排出資，則作為專利權(quán)人，股東與目標(biāo)公司存在同業(yè)競爭；若以普通許可的方式予以安排出資，則作為專利權(quán)人，股東與目標(biāo)公司存在當(dāng)然的同業(yè)競爭，且其他被許可人因可使用予以出資的專利，則達(dá)不到以使用權(quán)出資的商業(yè)目的，于目標(biāo)公司不利。
以深圳為例，1998年9月14日，深圳市人民政府發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)技術(shù)成果入股管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”）。《辦法》第二十九條第二款規(guī)定，“各出資方應(yīng)當(dāng)約定在公司存續(xù)期間，未經(jīng)公司同意，技術(shù)出資方不得在生產(chǎn)同類產(chǎn)品且與公司有競爭關(guān)系的其他企業(yè)中擔(dān)任技術(shù)開發(fā)、技術(shù)管理或技術(shù)服務(wù)等職務(wù)，或者在自己的企業(yè)中生產(chǎn)有競爭關(guān)系的同類產(chǎn)品。”
基于董事和高管的角度，特別的，若股東同時(shí)擔(dān)任董事或高管，則若以排他許可或普通許可的方式予以安排出資，則作為股東的董事或高管與目標(biāo)公司之間存在競業(yè)禁止。
基于普通勞動(dòng)者的角度，若作為股東的董事或高管離職的，則若以排他許可或普通許可的方式予以安排出資，則作為股東的董事或高管與目標(biāo)公司之間存在競業(yè)限制。
在上述三種情形下，若以排他許可或普通許可的方式予以安排出資，則作為專利權(quán)人的股東可能違反關(guān)于同業(yè)競爭、競業(yè)禁止及競業(yè)限制的規(guī)定而損害目標(biāo)公司的利益。在這個(gè)意義上，若以獨(dú)占許可的方式予以安排出資，則因僅有目標(biāo)公司有權(quán)使用以使用權(quán)出資的專利，包括專利權(quán)人在內(nèi)的任何主體均無權(quán)使用該以使用權(quán)予以出資的專利，可解決前述問題。
（三）相關(guān)案例
以湖南為例，《規(guī)定》第三條規(guī)定，“用專利使用權(quán)作價(jià)出資登記注冊(cè)公司應(yīng)該具備以下條件：
（一）對(duì)用于出資的專利使用權(quán)由有資質(zhì)的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，并不得高估或者低估作價(jià)；
（二）專利許可方式為在中國境內(nèi)獨(dú)占許可，即雙方應(yīng)簽訂獨(dú)占專利實(shí)施許可合同，包括專利權(quán)人在內(nèi)的任何第三方都不得具有對(duì)該項(xiàng)專利技術(shù)的使用權(quán)；
（三）以專利使用權(quán)出資方具有持續(xù)獲取與所在公司業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)專利的能力；
（四）符合登記注冊(cè)公司相關(guān)規(guī)定。”基于該規(guī)定，湖南明確專利權(quán)人應(yīng)以獨(dú)占許可的方式向目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)。
四、出資程序
（一）內(nèi)部決策
若專利人系法人的，因以專利使用權(quán)對(duì)目標(biāo)公司予以出資系對(duì)外投資，可能需要根據(jù)《公司章程》的規(guī)定經(jīng)股東會(huì)決議；若專利人系合伙企業(yè)的，因以專利使用權(quán)對(duì)目標(biāo)公司予以出資系對(duì)外投資，可能需要根據(jù)《有限合伙協(xié)議》的規(guī)定經(jīng)合伙人決議。
另，若專利人以專利使用權(quán)對(duì)目標(biāo)公司予以出資系后續(xù)增資行為，則目標(biāo)公司需根據(jù)《公司法》第四十三條第二款及《公司章程》的規(guī)定經(jīng)股東會(huì)決議。
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